Bien souvent, nos clients en quête d’un nom de marque nous indiquent avoir vérifié qu’il n’existait pas de marque identique antérieure sur la base de données de l’INPI. Ces recherches sont-elles suffisantes ? Réponse : NON.
Vous devez vous assurer que le nom que choisirez et que vous exploiterez comme marque, comme nom commercial ou nom de domaine, ne porte pas atteinte aux droits antérieurs des tiers. Si une vérification parmi les marques s’impose avec évidence, elle ne suffit pas.
Les droits antérieurs susceptibles de constituer un obstacle au choix d’un nom pour votre projet sont nombreux.
- Les types de droits antérieurs
Selon l’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle, « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
d) A une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique ;
e) Aux droits d’auteur ;
f) Aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ;
g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
h) Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.»
A cette liste non exhaustive, s’ajoutent aussi les droits antérieurs sur un nom de domaine exploité, bien qu’il ne soit pas visé à l’article précité.
Cette solution, communément admise en jurisprudence, a été rappelée dans une affaire PILOTIMMO. En l’espèce, le nom de domaine pilotimmo.com était réservé depuis 2002 et exploité de manière effective depuis une date antérieure au dépôt de la marque PILOTIMMO en 2007. La Cour d’appel a confirmé l’annulation de la marque du fait de l’existence des noms de domaine antérieurs (CA Aix en Provence, 4 juillet 2019, RG n°17/01088). Cette jurisprudence est bien installée.
Ainsi, l’ensemble de ces droits sont susceptibles de s’entrechoquer : nom commercial VS nom de domaine, nom de domaine VS marque, droits d’auteur VS nom de domaine…
Vous risquez l’annulation de votre marque, une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale, si votre marque crée un risque de confusion avec l’un des signes ci-dessus, et ce, peu important que le titulaire du droit antérieur ait ou non déposé une marque lui-même.
- L’existence d’un risque de confusion
Autre piège de la vérification de la disponibilité d’un signe : les porteurs de projet se limitent trop souvent à une vérification à l’identique estimant que quelques différences entre leur nom et les noms antérieurs pourra permettre de contester une réclamation. C’est faux.
Il ne faut pas limiter les recherches aux signes identiques. Il est nécessaire de contrôler également les signes similaires car le risque de confusion s’apprécie au regard des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes.
A titre d’exemple, le risque de confusion et la contrefaçon ont été reconnus entre les signes ARAMIS AUTO et ARAM AUTO (TGI PARIS 18 janvier 2018, 17/07298). Récemment, l’INPI a rejeté une demande CONNEX CAPITAL car susceptible de créer un risque de confusion avec une marque CORREX (INPI Opp 20-798 / PAB, 19/11/2020).
- Limites et réserves des recherches
Attention, une recherche d’antériorités ne peut jamais être considérée comme parfaitement exhaustive. Pour cette raison, on parle davantage de vérification de disponibilités ou d’étude de liberté d’exploitation.
En effet, ces recherches sont menées avec des outils de plus en plus performants mais tous les registres n’appliquent pas les critères de la même manière. Les recherches conceptuelles peuvent porter sur des synonymes ou des traductions mais ces critères ne sont pas toujours disponibles dans certains registres.
Il existe aussi des limites liées à la possibilité même de connaître les droits antérieurs, notamment les droits d’auteur qui naissent sans inscription dans un registre, les marques déposées mais non encore publiées ou bien les marques revendiquant un délai de priorité.
Il convient aussi d’être vigilant quant à l’étendue spatiale de vos recherches. Une recherche sur les registres en France ne vous permet pas en principe de connaître tous les droits sur le signe dans d’autres pays.
Enfin, étant donné le nombre important d’antériorités potentielles, il faut comprendre que ces recherches sont rarement exemptes d’obstacles. Elles doivent donc servir à apprécier les risques théoriques et pratiques de réclamation et les possibilités de se défendre le cas échéant.
Nous conseillons à nos clients de ne pas limiter leur projet à un seul nom mais de procéder à des recherches graduelles sur une short-list de plusieurs noms possibles. Cette stratégie permet d’éliminer rapidement les noms pour lesquels des obstacles immédiats sont détectés et d’éviter les déceptions s’il faut renoncer à un nom déjà pris !
Notre équipe se tient prête pour définir avec vous le périmètre de vos recherches pour vous aider à choisir le signe le plus disponible possible.