Dépôt de marque : les 7 erreurs à éviter !
IP-HOUGUENAGUE-BLOG-picto-ERREURS

Par l’équipe IP-HOUGUENAGUE

 

« C’est mon associé qui a déposé la marque à son nom, y a-t-il un problème ? », « J’ai déposé ma marque il y a environ vingt ans, dois-je la renouveler ? », « Ah non ? L’INPI n’envoie pas de rappel pour me faire penser à renouveler? », « Qu’est-ce que le délai de priorité ? »… Si vous vous posez ces questions, l’article qui suit est écrit pour vous.

Déposer une marque est accessible à tous… mais requiert un certain savoir-faire pour éviter les erreurs. Ces pièges peuvent vous coûter cher : objection au dépôt par l’INPI, réclamation de vos concurrents ou même contestation par le graphiste qui a réalisé le logo… Ces situations peuvent mener à la perte des droits sur la marque entraînant des difficultés si vous avez concédé des licences, une nécessité de changer de nom et de revoir toute votre communication. Autant essayer d’anticiper au maximum.

• Foncer tête baissée et négliger les recherches d’antériorités.

Quel dommage d’avoir une jolie marque et de belles étiquettes sur vos produits et de devoir tout changer dans deux mois parce que vous recevrez la réclamation d’un tiers détenant des droits antérieurs ! Si elles ne peuvent jamais être considérées comme parfaitement exhaustives, les recherches d’antériorités permettent d’identifier les obstacles immédiats. Mieux vaut prévenir que guérir !

Attention, l’INPI ne contrôle pas les antériorités avant d’enregistrer votre marque. En outre, les droits antérieurs ne se limitent pas aux marques identiques visibles sur la base de donnée INPI. Les droits antérieurs opposables peuvent être des noms de domaine, des noms de société, des droits d’auteur (etc), même seulement similaires.

• Déposer n’importe quoi…

La protection porte sur le signe tel que vous l’avez déposé. Le nombre de mots dans la marque, les termes qu’elle contient, l’ajout d’un slogan, la qualité de la représentation de la marque… l’ensemble de ces paramètres ont des conséquences sur la portée de la protection.

Gardez en tête que, plus il y a de mots dans la marque, plus la portée de la protection sur ce qui est vraiment important sera réduite.
Renoncez à intégrer ce slogan que vous n’utiliserez déjà plus la semaine prochaine et qui va réduire la protection du terme fort.
Résistez à la tentation d’intégrer dans la marque des termes potentiellement trompeurs, comme PARIS, BIO, BORDEAUX alors que les produits ne sont pas fabriqués à PARIS, qu’ils ne sont pas bio ou que votre vin ne vient pas BORDEAUX.
Vérifiez aussi que votre graphiste vous a bien cédé les droits sur le logo qu’il a créé pour vous. Ce n’est pas automatique et la mention « Tous droits cédés » ne suffit pas.
Réfléchissez à la possibilité de déposer ce logo en noir et blanc pour protéger votre signe dans ses déclinaisons en couleurs et faire des économies de taxes.

• … au nom de n’importe qui !

Vous ne vous entendez plus avec votre associé. Il a déposé votre marque en son nom personnel. Alerte rouge !

Une marque est un objet de propriété, au même titre que votre appartement ou votre voiture. Déterminer le titulaire de la marque est donc fondamental. Un dirigeant peut chercher à conserver la propriété de sa marque pour pouvoir « partir avec» en cas de faillite ou de désaccord. A l’inverse, les investisseurs tiennent généralement à ce que les actifs de propriété intellectuelle appartiennent à la société. De même, il faudra être très vigilant aux risques liés au régime de l’indivision dans le cas d’un dépôt au nom de plusieurs personnes, alors copriétaires de la marque.

• … pour n’importe quoi !

Vous voulez vous diversifier et proposer des guides de voyage. Votre marque déposée à la va-vite il y a quatre ans pour votre activité de coach de vie ne suffit pas. Votre marque n’est protégée que pour les produits et services visés dans le dépôt. Réfléchir à ses projets d’exploitation à court, moyen, long terme avant de déposer et faire le point régulièrement sur ses dépôts pour les confronter à ses usages réels est fondamental pour une protection efficace.

Gardez également en tête qu’une marque enregistrée depuis plus de cinq ans est soumise à obligation d’usage et donc fragile. Vous risquez de perdre la protection pour les produits et services que vous n’exploitez plus ou pas suffisamment. Un suivi régulier de votre exploitation de marque est primordial.

• … et n’importe où !

“EUTM is the new FRTM” ! Traduction : « La marque de l’Union européenne est la nouvelle marque française ».

Lorsque vous déposez votre marque en France, celle-ci vous offre une protection en France, ni plus, ni moins. Vous ne pourrez pas empêcher (ou difficilement), le dépôt d’une marque identique ou proche au Benelux ou en Espagne. La protection est TERRITORIALE.

Il est donc nécesssaire d’anticiper votre déploiement à l’étranger et de protéger votre marque sur les marchés de votre intérêt. Il existe des systèmes de dépôts nationaux, unitaires (marque de l’Union européenne, marque de l’OAPI (pays d’Afrique)…) et un système de dépôt de marque internationale pour protéger assez rapidement votre marque partout où vous en avez besoin. Pour les pays qui nécessitent des dépôts nationaux, vous pourrez compter sur notre réseaux de correspondants étrangers.

• Laisser sa marque sans surveillance.

Question : L’INPI me préviendra-t-il si quelqu’un dépose une marque proche de la mienne ? Réponse : Non.

Il n’appartient qu’à vous de surveiller votre marque et de réagir si quelqu’un utilise ou dépose un signe proche pour des produits ou services proches. N’oubliez pas que votre marque est un repère dans l’esprit de votre clientèle. Ce qui fait sa valeur, c’est son caractère UNIQUE. Si tout le monde utilise un nom similaire, votre marque perd de son pouvoir d’attractivité. La surveillance permet d’être alerté en cas d’atteinte et de pouvoir réagir (mise en demeure, opposition, action en contrefaçon). Il existe différents forfaits selon l’étendue de la surveillance (France, Europe, Monde) et selon les types de registres/usages surveillés (marques, noms de domaine, Web etc).

• Laissser le temps filer.

Délai de priorité, 6 mois. Délai d’opposition, 2 ou 3 mois. Action en déchéance pour défaut d’usage, 3 ou 5 ans. Forclusion par tolérance, 5 ans. Renouvellement, 10 ans. BREXIT 9 mois…

Le temps, les délais et les dates sont des données fondamentales dans la construction et le suivi d’un portefeuille de marque. Se penser à l’abri parce que l’on a reçu un certificat d’enregistrement est une grave erreur. Il faudra penser à renouveler dans dix ans car non, l’INPI n’enverra pas de rappel (ce point pourrait changer prochainement). Ne manquez pas non plus l’expiration du délai de priorité 6 mois après le dépôt permettant d’étendre la protection de votre marque à l’étranger.

Suite au BREXIT, il faudra aussi penser à demander l’importation de votre demande de marque de l’Union européenne dans le registre des marques britanniques avant le 30 septembre 2021 pour conserver la date de dépôt.

Votre Conseil en propriété industrielle vous guidera pour vos dépôts de marques en France et à l’étranger et vous aidera à éviter les pièges. Contactez-nous à tout moment de la vie de votre marque.